[특허 이야기] 특허법인 영비, 유용혁 변리사가 전하는 2022년 4월 20일 시행 개정 특허법
[특허 이야기] 특허법인 영비, 유용혁 변리사가 전하는 2022년 4월 20일 시행 개정 특허법
  • Seo Hae
    Seo Hae
  • 승인 2022.07.07 16:13
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2022년 4월 20일부터 개정 특허법이 시행되었습니다.

특허를 출원하고 등록해야 할 기업들에게 도움이 될 만한 개정내용과 이를 활용할 수 있는 전략을 소개해 드리겠습니다.

(1) 분리출원 제도의 도입(개정 특허법 제52조의2)

"특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다."

특허법은 심사에서 거절결정을 받게 되는 경우 거절결정불복심판 청구를 통해 등록의 가부를 다시 한번 다툴 수 있습니다. 다만, 거절결정불복심판에서 기각심결(패소하여 등록이 거절된다를 의미합니다)을 받는 경우에는 항소를 하지 않는 한 특허등록 가능성이 완전히 사라지게 되는데, 개정 전 특허법에는 청구항 중 일부가 거절이유가 없는 경우에도 출원 전체가 거절되면서 모든 청구항의 특허등록 가능성이 소멸되는 문제가 있었습니다. 개정 특허법은 이러한 문제를 해결하기 위하여 "기각심결"을 받은 출원이라도 거절되지 않은 청구항 일부에 대해 별도 출원할 수 있는 분리출원 제도를 도입하였습니다.

Tip 1: 결론적으로, “특허 등록” 뿐만 아니라 등록을 받을 수 있는 청구항의 권리범위의 설계가 중요한 사건의 경우에도 거절결정불복심판을 보다 적극적으로 제기하고 이를 활용할 이익이 커졌습니다.

예를 들면, 처음부터 좁은 범위의 청구항으로 심판을 진행하는 것이 아니라 넓은 청구범위로 거절이유를 다투다 보고 극복이 쉽지 않다고 판단된 경우, 등록 가능한 청구범위만으로 분리출원을 시도하여 등록 가능한 청구항에 대한 권리를 확보하는 전략을 시도해 볼 수 있겠습니다.

(2) 거절결정불복심판과 재심사 청구의 청구 기간 연장(개정 특허법 제132조의 17)

재심사 청구는 출원에서 거절 결정된 청구항 중 일부 청구항을 한정 보정하고 특허청에 다시 심사를 요청하는 제도이고, 거절결정불복심판은 특허청의 거절결정 판단에 불복하여 특허 등록여부에 대한 판단을 특허심판원에서 다시 내려 달라는 심판을 청구하는 제도입니다.

두 절차를 청구할 수 있는 기간이 개정 전 특허법은 거절결정을 송달 받은 날로부터 30일 이내였으나, 이번 개정법은 이를 3개월로 연장하였습니다.

Tip 2: 특허청으로부터 거절결정 통지를 송달 받고 이에 대한 대응방안을 검토함에 있어서, 출원인은 기간연장에 들어가는 불필요한 비용을 절감하면서 충분한 기한의 이익을 누릴 수 있게 되었습니다.

따라서 기간연장비용에 대한 부담 없이 3개월이라는 넉넉한 기간을 통하여 “재심사청구”로 일부 청구항을 보정하여 특허청의 심사관과 협의를 할 것인지, “거절결정불복심판”을 통해 특허심판원의 심판관으로부터 거절결정 전체에 대해 다시 판단 받을 것인지 대리인과 충분한 협의를 해 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 출원인의 권리 회복요건 완화(개정 특허법 제16조)

특허를 등록하면 초기 등록료 뿐만 아니라 매년 연차료를 납부해야 합니다. 다수의 특허권을 보유하고 있는 연구기관 등에게 연차료는 납부 비용과 함께 납부 절차에 관련된 관리 리소스 투자도 굉장한 부담이 됩니다. 이에 연차료 납부를 놓치게 되어 특허권이 소멸되는 안타까운 경우가 종종 발생하였습니다.

개정된 특허법은 연차료 불납으로 인하여 특허권이 소멸된 경우 특허권 구제가 가능한 정당한 사유를 추가 하였는데요, "지병이나 코로나 19로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류, 시스템 장애로 인한 서류 미접수 등"의 사유에 대해서도 특허권 구제가 가능하게 되었습니다.

Tip 3: 불찰에 의한 연차료 불납으로 인해 특허권이 소멸된 경우에는 금번 추가된 정당한 사유를 포함하여 특허권 구제 방안이 있는지 확인할 필요가 있겠습니다.

한편, 기술이전 등을 목표로 하는 등록특허의 경우에는 연차료 납부시 청구항의 일부 포기 등의 제도를 적극적으로 활용하여 특허권 유지 비용을 전략적으로 설계하는 방법이 있습니다. 매년 돌아오는 연차료가 부담되신다면 변리사에게 전문의견을 구하여 특허유지전략을 설계해 보시는 것도 바람직하겠습니다.

위와 같이 개정 특허법에 대한 몇 개의 조문을 소개 드리면서, 기업의 특허 관리 측면에서의 팁을 전달 드렸습니다.

특허에 대한 더 자세한 사항이 궁금하시면 특허법인 영비 유용혁 변리사에게 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

특허법인 영비, 유용혁 변리사 소개
- 2014년 KAIST 전기 및 전자공학과 졸업
- 변리사 시험 제50회(2013) 합격
- 제51회 변리사 1차 시험 검토위원
- 2019년 희망한국 국민대상 사회대상 수상
- 2021년 국민대학교 우수 IP 전담대리인 수상

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